In deze blog leg ik aan de hand van de conclusie van A-G Szpunar uit waarom het vormmerk van Rubik’s cube waarschijnlijk nietig wordt verklaard.

Wat is er gebeurd?
Het bedrijf achter de Rubik’s Cube heeft middels een driedimensionale inschrijving het uiterlijk van de Rubik’s Cube vastgelegd als een vormmerk.

[1]

De Duitse speelgoedfabrikant Simba Toys vond dit niet zo grappig en heeft in 2006 het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (voorheen BHIM, nu EUIPO) verzocht om nietigverklaring van het merk. Het bureau wees dit verzoek af, waarna Simba bij het Gerecht beroep tot vernietiging van deze beslissing heeft ingesteld. Het Gerecht oordeelde dat de grafische voorstelling van de vorm van de Rubik’s cube geen technische oplossing bevatte die in de weg stond aan de bescherming ervan als merk, en dat deze dus ingeschreven kon blijven.
Kostka-Rubika-CTM-000162784

Tegen dit arrest heeft Simba Toys vervolgens een hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie, en daar heeft advocaat-generaal Szpunar voorgesteld om het arrest van het Gerecht en de beslissing van het EUIPO te vernietigen.[2] Hij is van mening dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken – de vorm van de kubus en de roosterstructuur – noodzakelijk zijn om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar.

Huh, technische functie? Waarom is dat belangrijk?

Het draait in deze zaak om de vraag of de vorm die het driedimensionaal merk voorstelt onder de uitsluitingen van 2.1 lid 2 BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom) valt. Wanneer dat het geval is, kan de merkinschrijving nietig worden verklaard.

Art. 2.1 lid 2 BVIE: Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Met name die laatste, de technische uitkomst, is van belang bij de Rubik’s cube. Het is van belang technische uitkomsten uit te sluiten van merkenrechtelijke bescherming, daar hebben we tenslotte het octrooirecht al voor. Het octrooirecht en het merkenrecht zijn niet cumuleerbaar.

“De weigeringsgrond (…) moet verhinderen dat, via (…) het merkenrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een product, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.” – Philips / Remington – HvJEU 18 juni 2002

Het zou onwenselijk zijn om de nuttige of zelfs functionele vorm te monopoliseren voor slechts één marktdeelnemer, dat is eigenlijk concurrentievervalsing. Concurrentievervalsing is vervolgens weer slecht voor de consument, want die heeft minder te kiezen en betaalt mogelijk meer dan nodig is.

“De technische uitkomst-uitzondering waarborgt dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan.” – Lego – HvJEU 14 september 2010

Het octrooirecht biedt onderneming de kans hun innovaties te beschermen, maar niet voor eeuwig. Na verloop van tijd (20 jaar) verloopt een octrooi. Indien een technische uitkomst onder het merkenrecht beschermd zou kunnen worden, is deze in beginsel voor eeuwig te beschermen, want een merkinschrijving kan onbeperkt worden verlengd.

Van belang bij de beoordeling is het woord ‘uitsluitend’ in art. 2.1 lid 2 BVIE. In het Lego-arrest is ook bepaald dat de inschrijving als merk alleen kan worden geweigerd van vormen die louter een technische oplossing omvatten. Indien er belangrijke niet-functionele elementen zijn toegevoegd aan de vorm van de waar, kan het teken mogelijk wel worden ingeschreven.

Volgens de A-G heeft het Gerecht wel de wezenlijke kenmerken van het teken geïdentificeerd, maar niet gemotiveerd welke technische functie de kenmerken ten opzichte van de waar en de vorm daarvan vervullen.

“Dit leidt tot de paradoxale conclusie dat uit de grafische voorstellingen van het litigieuze merk niet kan worden opgemaakt of de betrokken vorm een of andere technische functie heeft en evenmin, in voorkomend geval, om welke functie het gaat.”

De A-G is van mening dat het Gerecht rekening had moeten houden met de functie van de kubus, namelijk een driedimensionale puzzel (een denkspel bestaande uit een logische schikking van beweegbare elementen), om een juiste analyse van de functionele kenmerken te verrichten. Tevens stelt hij dat het Gerecht blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, door te oordelen dat de analyse van de betrokken vorm uit het oogpunt van de functionele kenmerken ervan uitsluitend dient te worden gebaseerd op het onderzoek van de grafische voorstelling in de inschrijvingsaanvraag.

Wanneer men de redenering van de A-G volgt, is de conclusie dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken – de vorm van de kubus en de roosterstructuur – noodzakelijk zijn om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar. Anders gezegd: zonder de roosterstructuur met zijn horizontaal en verticaal draaibare elementen kun je de puzzel niet schikken. De kubus met zijn roosterstructuur is dus noodzakelijk om de technische functie van driedimensionale puzzel te vervullen.

En zo komen we tot de conclusie dat dit vormmerk valt onder de uitsluiting van artikel 2.1 lid 2 BVIE en dat derhalve de inschrijving nietig dient te worden verklaard.

Namens de redactiecommissie,

Ruben Verweij

[1] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000162784[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d555060c0acf4e48a891b8a3ccc5fff841.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTah10?text=&docid=178681&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166551