Voor de meeste huidige studenten is er een grote kans dat zij op een Tripp Trapp-stoel hebben gezeten in hun jeugd. De immens bekende stoel werd in 1972 voor het eerst door Stokke op de markt gebracht, voornamelijk in Scandinavië.1 In 1995 kwam de stoel op de Nederlandse markt. Na bijna 20 jaar heeft het gerechtshof Amsterdam op 5 februari 2019 eindelijk een eindarrest gewezen in de zaak tussen de Noorse meubelfabrikant en Hauck, de wederpartij die soortgelijke kinderstoelen vervaardigde en verkocht.2 Stokke heeft de auteursrechten op de door hen vervaardigde Tripp Trapp, nadat de ontwerper Peter Osvik de stoel speciaal voor het bedrijf had ontworpen. Aangezien het auteursrecht beperkt is in zijn duur,3 wilde de fabrikant in 1998 de stoel ook vastleggen als vormmerk. Merken zijn in beginsel namelijk oneindig te verlengen met periodes van 10 jaar, zo staat ook geregeld in artikel 2.9 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).4 Helaas voor Stokke werd het merkenrecht voor de stoel afgewezen, zo ook in de recente uitspraak van het hof Amsterdam. In deze blog zal ik behandelen waarom vormmerken zo lastig te verkrijgen zijn, hoe het zo lang kon duren voordat er een definitieve uitspraak in de zaak Hauck/Stokke kwam en hoe de invoering van het nieuwe BVIE de moeilijkheden mogelijk nog verder doortrekt dan alleen het merkenrecht op vormen.

Vormmerken oud BVIE
Een vormmerk is een manier om een vorm als merk in te schrijven. Dat klinkt erg vanzelfsprekend, maar daarvoor moet er wel aan een aantal eisen worden voldaan. Uit het oude artikel 2.1 lid 1 BVIE blijkt dat benamingen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, als merken kunnen worden geregistreerd. Alleen vormmerken die op significante aspecten afwijken van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is, bezitten het vereiste onderscheidend vermogen.

Volgens het oude artikel 2.1 lid 2 BVIE kunnen tekens niet als merken worden beschouwd als ze bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde geeft aan de waar of als die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Bij de uitzondering van de aard van de waar gaat het om bijvoorbeeld de vorm van een eierdoos of een rugbybal, die voortkomen uit de functie waarvoor het gebruikt wordt.5 De uitzondering van wezenlijke waarde ziet op de esthetiek van de vorm van de waar. Het doel daarvan is om te voorkomen dat vormen van waren die een artistieke of sierwaarde hebben, via het merkenrecht een eeuwig durende bescherming kunnen krijgen. Dit in tegenstelling tot het auteursrecht en modellenrecht die respectievelijk aan die waarden een in tijd beperkte bescherming bieden. Ten slotte vallen tekens buiten de bescherming van het BVIE als het gaat om tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Zo heeft Lego geen vormmerk kunnen verkrijgen op de Legosteentjes, omdat het een bouwsteen is en daarom de vorm heeft die logischerwijs noodzakelijk kan zijn voor de toepassing waarvoor het wordt gebruikt.6 Deze uitzonderingen maken het verkrijgen van een vormmerk erg lastig, zo niet onmogelijk. Toch zijn de Wokkels chips beschermd als een vormmerk en zo ook het Coca Cola flesje, maar KitKat kon haar chocoladereepjes niet als vormmerk beschermen.

Naast de hierboven genoemde uitzonderingen, wordt een vorm geweigerd om als merk te worden geregistreerd als het onderscheidend vermogen mist of als een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 2.11 BVIE). De procedure van Hauck tegen Stokke heeft enigszins duidelijkheid geboden in de warboel van het vormmerkenrecht.

Verloop van de Hauck/Stokke procedure
Hauck verkocht sinds de eeuwwisseling kinderstoelen die erg leken op het model van de Tripp Trapp, onder de namen Alpha en Beta. Stokke stelde beroep in bij de rechtbank ‘s-Gravenhage, waarbij zij aanvoerde dat de productie en de verkoop van de Alpha- en Beta-stoelen inbreuk maakte op de auteursrechten op de Tripp Trapp-stoel en op hun Beneluxmerk. De rechtbank heeft in 2000 de vorderingen van Stokke deels toegewezen, voor zover het over de inbreuk van de auteursrechten ging. De vordering van Hauck tot nietigverklaring van het vormmerk van Stokke werd echter ook toegewezen, aangezien de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de stoel. Beide partijen gingen in hoger beroep, waarbij het gerechtshof van Den Haag in 2011 tot vrijwel dezelfde uitspraak kwam als het vonnis van de Rechtbank.7 Hauck stelde tegen het arrest van het hof cassatieberoep in bij de Hoge Raad, waarna Stokke in het kader van die procedure incidenteel cassatieberoep instelde. De Hoge Raad verwierp in 2013 het cassatieberoep van Hauck, maar stelde op grond van het incidentele beroep van Stokke prejudiciële vragen over de uitleg van het Europees Unierecht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).8

De hoogste Europese rechter beantwoordde in 2014 de vragen van de Hoge Raad en gaf daarbij uitleg wanneer er sprake is van een tweetal uitsluitingsgronden voor vormmerken, namelijk de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.9 Voor de grond van de wezenlijke waarde hield dit in dat het ook van toepassing kan zijn op een vorm van een waar die verschillende kenmerken bevat. Het feit dat de vorm van een waar naast esthetische kenmerken ook andere kenmerken bezit die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven, zoals veiligheid en deugdelijkheid, brengt niet mee dat deze uitsluitingsgrond niet kan worden gebruikt. De Hoge Raad vernietigde vervolgens in 2015 het arrest van het gerechtshof van Den Haag en verwees de zaak naar het gerechtshof in Amsterdam.10 Met de toepassing van de uitleg van het HvJ EU heeft het hof het vormmerk van Stokke in 2019 uiteindelijk nietig geacht en de vorderingen van Stokke daarmee afgewezen.11 Het vonnis van de Rechtbank Den Haag uit 2000 wordt met deze uitspraak dus bevestigd.

Nieuw BVIE
Op 1 maart 2019 is het nieuwe BVIE ingetreden in de Benelux.12 De wetgeving is aangepast om de regels te implementeren die zijn neergelegd in de nieuwe Merkenrichtlijn, richtlijn 2015/2436.13 De Merkenrichtlijn trad al in op 13 januari 2016, maar de EU-lidstaten hadden tot 14 januari 2019 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Er werden drie doelen nagestreefd met de voorstellen van het nieuwe merkenrecht: meer harmonisatie van het nationale en Europese merkenrecht, gemakkelijkere en efficiëntere registratie van een merk en het versterken van de positie van de merkhouder. Ik zal met name stilstaan bij de veranderingen voor de uitzonderingen voor vormmerken, maar de nieuwe wetgeving brengt meerdere wijzigingen met zich mee.

Net als de Uniemerkverordening kent ook de nieuwe Merkenrichtlijn niet langer het vereiste van grafische voorstelling van merken. Hierdoor zal het makkelijker worden om tekens die niet visueel kunnen worden weergegeven, zoals klanken, als Benelux-merk te registreren. Geluiden werden voorheen soms ingeschreven door middel van een notenbalk, maar niet iedereen herkent welke klanken de notenbalk weergeeft. Dat is nu opgelost doordat geluiden bijvoorbeeld met een mp3-bestand kunnen worden geregistreerd. Naast dat het makkelijker wordt om een merk in te schrijven, wordt het ook goedkoper. Een Europees merk kan al geregistreerd worden vanaf €850. Merkhouders krijgen daarnaast meer mogelijkheden om op te treden tegen piraterij. Zo krijgen merkhouders in beginsel de mogelijkheid om op te treden tegen goederen die binnen het douanegebied van de EU of de lidstaat worden gebracht. Het is niet vereist dat de goederen ook daadwerkelijk zijn bestemd om in de betreffende lidstaat of de EU op de markt te worden gebracht. Tegen zogenaamde goederen in transit kan vanaf nu dus opgetreden worden. In het kader van piraterij wordt het voor merkhouders ook makkelijker om op te treden tegen bepaalde handelingen die plaatsvinden vóórdat er inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht. Zo zal het mogelijk zijn om op te treden tegen iemand die een voorraad namaakgoederen heeft.

Merkinschrijvingen mogen dan wel makkelijker en goedkoper worden, maar de gronden waarop een merkinschrijving mag worden geweigerd breiden zich ook uit. Sinds 1 maart 2019 stelt art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE namelijk dat de drie uitzonderingen van het oude 2.1 lid 2 BVIE niet meer alleen van toepassing zijn voor de vorm van de waar, maar zij zijn nu ook van toepassing op andere kenmerken van de waar.14  Sub 3 van het nieuwe artikel luidt bijvoorbeeld: geweigerd of nietig verklaard worden “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.” Betekent dat dan ook dat op de waar aangebrachte woord- of beeldmerken onder deze uitzonderingsgrond vallen? De restrictieve leer van de kenmerkrestrictie geniet de voorkeur in de literatuur, waarbij de uitsluitingsgrond enkel ziet op de kenmerken en eigenschappen van de waar zelf. Bij een ring valt daar dan bijvoorbeeld wel de gouden kleur onder, maar niet een daarop aangebracht tweedimensionaal teken.

Hoe nu verder?
De Merkenrichtlijn bevat op het punt van de uitsluitingsgronden geen overgangsregeling. Zijn de nieuwe nietigheidsgronden daarom ook van toepassing op merkenrechten die vóór 1 maart 2019 al ingeschreven waren? Er wordt verschillend gedacht over het antwoord op deze vraag, maar de literatuur neigt naar een ontkennend antwoord.15 De argumentatie hiervoor is dat het beginsel van billijkheid en rechtszekerheid met zich meebrengt dat onder het oude BVIE bestaande rechten moeten worden gerespecteerd. Dat zou betekenen dat Tommy Hilfiger en Porsche zich geen zorgen zouden hoeven te maken over de geldigheid van hun al bestaande beeldmerken. Anders zou mogelijk het aanbrengen van die merken met zich meebrengen dat er een wezenlijke waarde aan die trui, respectievelijk die auto wordt gegeven. Het is echter ook goed te beargumenteren dat de merken niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen, waardoor er zelfs met terugwerkende kracht geen man overboord is. Inmiddels liggen er vragen bij het HvJ EU over de nieuwe weigerings- en nietigheidsgrond in de zaak C-21/18 Textilis/Svenskt Aktiebolag. De zaak gaat over de geldigheid van een als merk gedeponeerd stofpatroon voor meubels, genaamd Manhattan. De vragen die worden behandeld zijn zowel of de nieuwe gronden terugwerkende kracht hebben, als welke betekenis eraan moet worden toegekend.

Het is nu dus aan het HvJ EU om te beslissen of het merkenrecht in grote mate zal worden ingeperkt. Hauck/Stokke kan worden gezien als de doodverklaring van het vormmerkenrecht. Het is maar te hopen dat de Textilis-zaak deze lijn niet doortrekt voor alle soorten al bestaande merken, zodat de roemruchte Tripp Trapp-stoel geen verwoestende opvolger krijgt in het merkenrecht. Het merk in kwestie heeft zijn naam in elk geval niet mee, want we weten allemaal welk spoor van vernieling het Manhattan Project heeft achtergelaten.

 

Namens de redactiecommissie,

Daniel Colenbrander

 

  1. Kijk dit filmpje als je niet weet wat de Tripp Trapp-stoel is: https://www.youtube.com/watch?v=BJoZc2RxMx8.
  2. Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262, online via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:262.
  3. Het auteursrecht verloopt 70 jaar na de dood van de maker, volgens artikel 37 Auteurswet.
  4. Zie voor de Europese bepaling artikel 52 van de Uniemerkenverordening.
  5. P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 278-280.
  6. HvJ EU 14 september 2010,ECLI:EU:C:2010:516.
  7. Hof Den Haag 31 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6773.
  8. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533.
  9. HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke), online via: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157848&doclang=NL.
  10. HR 17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394.
  11. Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262.
  12. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 1 maart 2019, online via: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001716/2019-03-01.
  13. Richtlijn (EU) 2015/2436, online via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_336_R_0001&from=NL.
  14. P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 281.
  15. P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 281-282.