LISA – Law & ICT Students’ Association|Bestuur@lisa-groningen.nl

Piloxing – Merkenrecht

Home » Activiteiten » Piloxing – Merkenrecht

Piloxing – Merkenrecht

In deze blog wil ik een ietwat bijzondere uitspraak van de Rechtbank Den Haag met jullie doornemen van 16 maart 2016. Het betreft een merkenrechtelijk geschil tussen een Amerikaanse en een Nederlandse onderneming, waarbij er sprake is van een executoriale verkoop door een voormalig licentienemer. De koper vindt dat er sprake is van uitputting, de merkhouder (uiteraard) niet.

Direct vallen de vennootschappen op: De eiser betreft Piloxing LLC (ontwikkelaar van een fitnessprogramma waarbij Pilates, boksen en dans worden gecombineerd in een work-out). Gedaagde is Californian Classic Cars B.V.

Maar wacht, wat moet een handelaar in Amerikaanse muscle-cars met een fitnessprogramma? Raadpleging van het handelsregister verduidelijkt een en ander: CCC B.V. is houder van de naam Fitness Experience.

Piloxing LLC (hierna: Piloxing US) is rechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk PILOXING, welke ingeschreven staat voor onder andere kleding en sportartikelen. Met het oog op introductie van Piloxing in Europa is contact gezocht met de heren X en Y om met hen samen de exploitatie van PILOXING in Europa op te zetten. In het kader daarvan is Piloxing B.V. (hierna: Piloxing NL) opgericht, welke al handelingen verrichte ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst waarover nog werd onderhandeld.

Met het oog op deze (voorgenomen) samenwerking heeft Piloxing NL met medeweten van Piloxing US merchandising artikelen laten maken, voorzien van de PILOXING merken. Later worden de onderhandelingen echter afgebroken en is er een geschil ontstaan. Voortvloeiend uit dit geschil is bij schikkingsovereenkomst afgesproken dat Piloxing NL haar activiteiten zal staken en de eigendom van de voorraad merchandising artikelen per direct overdraagt, levering zal later in overleg worden besproken. Piloxing US zal de openstaande rekening van de merchandising voldoen (80.000 USD).

So far not so good, en het wordt erger: bij de uitvoering van de schikkingsovereenkomst ontstaan wederom geschillen. De merchandising is nog niet geleverd en Piloxing US heeft zich inmiddels op het standpunt gesteld dat zij wegens niet-nakoming door Piloxing NL haar betalingsverplichting mag opschorten.

Piloxing NL legt vervolgens executoriaal beslag op de voorraad en verkoopt deze bij executoriale verkoop voor €11.000 aan CCC (die van Fitness Experience). Saillant detail: de directeur van CCC en de bestuurder van Piloxing NL zijn bekenden, waardoor handelen te goeder trouw niet snel zal worden aangenomen. Piloxing US heeft vervolgens beslag tot afgifte gelegd op de voorraad, die tot op dat moment nog bij Piloxing NL bevond.

Resumé: een Amerikaanse en een Nederlandse onderneming zouden gaan samenwerken, met gebruikmaking van de merken van de Amerikaanse onderneming. Deze samenwerking is echter vroegtijdig verbroken en een partij merchandising die inmiddels is doorverkocht zorgt voor nog meer geschillen. Heen en weer wordt beslag gelegd, en uiteindelijk dagvaardt Piloxing US de koper van de merchandising: CCC.

Piloxing US vordert het volgende:
– staken en gestaakt houden van de verkoop van PILOXING merchandising
– afgifte van de voorraad
– opgave van de namen van afnemers en derden, opgave van de verkopen en van de nog in voorraad zijnde artikelen, en dit alles gecertificeerd door een accountant
– voorgaande op straffe van dwangsom
– veroordeling CCC tot schadevergoeding op te maken bij staat
– veroordeling CCC in volledige proceskosten 1019h Rv

Zij legt aan deze vorderingen ten grondslag dat CCC inbreuk maakt op de PILOXING merken door het inkopen, verkopen of in voorraad hebben van die artikelen voorzien van die merken.

CCC stelt dat de merkrechten van Piloxing zijn uitgeput doordat de goederen met toestemming en medeweten van Piloxing US in China zijn geproduceerd en in Nederland ingevoerd en in voorraad gehad. Piloxing NL zou daarbij toestemming van Piloxing US hebben gekregen om de goederen in de gemeenschap te verhandelen.

Bij de aanvang van de beoordeling stelt de rechtbank voorop dat voor uitputting vereist is dat een van het merk voorzien product door of met toestemming van de merkhouder in de handel is gebracht. Er moet voor uitputting sprake zijn van een eerste verhandeling in de EER onder controle van de merkhouder, zodat die in staat is de economische waarde van zijn merk te realiseren. Voorts dient uitputting van een merkrecht per exemplaar van een van het merk voorzien product beoordeeld te worden (r.o. 4.2).

Niet in geschil is of een (impliciete) licentie is verstrekt om merchandising te laten vervaardigen en in te voeren met het doel deze te verhandelen. Het verstrekken van zo’n licentie is echter nog niet voldoende grond om te spreken van uitputting, er zijn immers nog geen producten in de handel gebracht. Nu Piloxing NL en Piloxing US ten tijde van de aankoop, productie en levering van de merchandising nog economisch verbonden waren is de verkoop en levering van de Chinese fabrikant aan Piloxing NL geen eerste verkoop in de EER waarmee merkhouder de economische waarde van zijn merk realiseerde. Net zo goed is het in voorraad houden van de merchandising geen realisatie ven economische waarde, simpelweg omdat Piloxing US hier nog geen geld mee verdiend.

Ook door de schikkingsovereenkomst en levering van de producten constitutum possessorium aan Piloxing US is geen economische waarde gerealiseerd. Tot slot heeft de executoriale verkoop zonder toestemming plaatsgevonden, zonder economische verbondenheid. Derhalve is wel sprake van het in de handel brengen, maar zonder toestemming of licentie, en dus is er geen sprake van uitputting.

Al met al is er een hoop gebeurt in deze zaak, met de nodige consequenties. De stukgelopen onderhandelingen omtrent de exploitatie in Europa hebben niet alleen gevolgen voor deze twee ondernemingen, ook CCC ondervindt last. Waar deze een mooi dealtje dacht te hebben bedongen heeft zij uiteindelijk een rechtszaak aan de broek welke verloren wordt omdat het merkenrecht van Piloxing US nog niet is uitgeput. De uiteindelijke proceskosten bedragen €10.038,66, de schadevergoeding welke later wordt opgesteld komt daar nog overheen. Nu is gebleken dat de directeur van CCC en een bestuurder van Piloxing NL bekenden van elkaar waren geloof ik niet dat ik erg treurig ben om deze uitkomst. Ik denk wel dat CCC zich voortaan beter met auto’s kan bezighouden..

Namens de redactie,

Ruben Verweij

Uitspraak:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2311

2016-10-14T22:19:21+00:00april 11th, 2016|Activiteiten|

Leave A Comment