Domeinnamen zijn er in alle soorten en maten, maar dat betekent nog niet dat zomaar alles is toegestaan als naam voor je website. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) beheert het .nl-domein.1 Een dergelijke organisatie wordt een registry genoemd. Registry’s zijn verantwoordelijk voor alle domeinnamen met het specifiek aan die organisatie toegewezen toplevel domein (TLD) erachter. Landelijke toplevel domeinen, ook wel country code toplevel domeinen (ccTLD’s), zijn uitsluitend gereserveerd voor landen en bestaan altijd uit twee letters. Elke keer als je een .nl-adres intypt, zorgt de SIDN ervoor dat je bij de juiste site uitkomt. Een recht op een .nl-domeinnaam ontstaat in beginsel door de registratie bij een hostingprovider, een registrar. Registrars zijn bedrijven die expliciet voor de registratie van domeinnamen zijn aangewezen door de SIDN. De personen of bedrijven die domeinnamen registreren worden op hun beurt registranten genoemd.

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan over wie de rechtmatige houder is van een domeinnaam, heeft de SIDN een geschillenregeling opgesteld.2 De SIDN heeft het World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center aangewezen voor de organisatie van .nl-domeinnaamgeschillen. Op basis van deze regeling kan de eiser uitsluitend de vordering instellen dat de domeinnaamhouder wordt gewijzigd, waardoor de eiser in plaats van de registrant domeinnaamhouder wordt. De Geschillenregeling is verregaand gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). In het Artiestenverloningen-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het voor eenieder mogelijk moet zijn om louter beschrijvende domeinnamen te registreren voor diens producten of diensten.3 Dit geldt ook als het gebruik verwarrend is, tenzij er uit bijkomende omstandigheden het onrechtmatige karakter van dat gebruik blijkt. Als de merknaam van een ander in de domeinnaam is opgenomen, kan de merkhouder daar onder omstandigheden tegen optreden. Zo ondervond ook de domeinnaamhouder van durexwinkel.nl, die na de registratie van het adres de merkhouder van het merk DUREX op zijn dak kreeg.4 Aan de hand van deze zaak van 29 maart 2019 zal worden geschetst aan welke vereisten de vordering van de merkhouder moet voldoen, hoe de geschillenbeslechter daarover heeft geoordeeld en hoe registranten domeinnamen op een legitieme manier kunnen inschrijven zonder inbreuk te maken op andermans rechten.

Vordering
De geschillenregeling van de SIDN bepaalt dat een vordering aan drie cumulatieve vereisten moet voldoen.5 Ten eerste moet er gemotiveerd worden gesteld dat een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam, waarvan de eiser rechthebbende is (art. 2.1 sub a onder I van de Geschillenregeling). Minder belangrijk voor onderhavige zaak is onderdeel II van dit artikel dat stelt dat de gelijkenis ook kan toezien op een in Nederland geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, vereniging of stichting, waar de eiser langdurig aan verbonden is. Ten tweede moet de eiser naar voren brengen dat de domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam (art. 2.1 sub b Geschillenregeling). Ten derde moet de eiser motiveren dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (art. 2.1 sub c Geschillenregeling).

Geschil inzake durexwinkel.nl
LRC Products Limited (eiser) is merkhouder van onder meer het woordmerk DUREX, dat op 29 december 1971 is ingeschreven in de Benelux voor onder andere condooms in klasse 10. De domeinnaam durexwinkel.nl is geregistreerd op 7 mei 2008 door AllesIsOnline (verweerder). Eiser heeft daarom op 2 januari 2019 een eis tot wijziging van domeinnaamhouder ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Zij heeft vervolgens op 15 maart 2019 een geschillenbeslechter benoemd in deze zaak.

Verwarring
De merkhouder stelt dat de domeinnaam identiek is aan, dan wel in zeer hoge mate overeenstemt met het merk, omdat de domeinnaam het merk in geheel omvat. Daardoor zou de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het merk. De geschillenbeslechter heeft met betrekking tot de domeinnaam durexwinkel.nl geoordeeld dat de toevoeging van het woord ‘winkel’ geen bezwaar is om verwarrende overeenstemming met het merk vast te stellen. De domeinnaam verschilt namelijk slechts van het merk door de toevoeging van dat woord, wat louter beschrijvend is voor een online webshop die condooms verkoopt. Internetgebruikers die de domeinnaam intoetsen of daarmee worden geconfronteerd, kunnen in verwarring raken door te denken dat de domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van de merkhouder. De geschillenbeslechter acht daarom de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk en is voldaan aan het vereiste van art. 2.1 sub a van de Geschillenregeling.

Legitiem belang
Vervolgens betoogt de eiser dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang van  de verweerder bij de domeinnaam. De domeinnaamhouder is namelijk geen officiële wederverkoper van DUREX-producten en heeft ook geen toestemming om het merk te gebruiken. Bovendien heeft de verweerder geen toestemming gekregen om het DUREX-logo op de website te gebruiken. De merkhouder meent daarmee dat de verweerder door de presentatie van de website de onterechte indruk wekt een officiële website van de eiser te zijn, wat wordt versterkt door het gebruik van de domeinnaam. Daarnaast heeft de verweerder nagelaten om de eigen handelsnaam AllesIsOnline op de website te vermelden.

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat er aan vier criteria moet worden getoetst of er sprake is van een recht of legitiem belang.6 Deze Oki Data-criteria luiden als volgt:

  1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
  3. de verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en
  4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven en mag niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de merkhouder is.

In deze zaak lijkt niet aan alle criteria te zijn getoetst. De geschillenbeslechter oordeelt wel dat er tenminste aan één criterium niet wordt voldaan, namelijk het vierde vereiste dat de website accuraat de relatie beschrijft tussen de merk- en domeinnaamhouder. Er wordt op de website reclame gemaakt voor een affiliate programma met de slogan ‘Geld verdienen met Durex condooms’, waarbij nergens naar voren wordt gebracht dat de domeinnaam- en websitehouder niet de merkhouder is noch dat zij niet verbonden is aan de merkhouder. Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij derden reclames op hun eigen site posten voor een organisatie en die organisaties hun partners belonen voor de gegenereerde verkopen die de partner heeft aangeleverd. Daarnaast heeft de geschillenbeslechter vastgesteld dat ten tijde van de uitspraak niet slechts DUREX-producten werden aangeboden. De domeinnaam verwijst namelijk door naar discreet-condooms.nl, waar ook condooms worden aangeboden van concurrenten van DUREX. Daarmee oordeelt hij dat wel is voldaan aan het eerste criterium, maar niet aan het tweede. Hierdoor staat vast dat de verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, waardoor is voldaan aan het vereiste van art. 2.1 sub b van de Geschillenregeling.

Kwade trouw
De merkhouder brengt als laatste naar voren dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam door verweerder te kwader trouw is, met name omdat de domeinnaam gebruikt wordt om commercieel voordeel te behalen. Dat voordeel zou worden behaald doordat internetgebruikers naar de website worden geleid door gebruikmaking van de verwarring die ontstaat met het merk, zonder een zorgvuldige omschrijving te geven van het ontbreken van een relatie tussen merkhouder en domeinnaamhouder. Daarbij verwijst de eiser naar een zaak bij het WIPO van 17 april 2001. In die zaak werd hetzelfde beroep gehonoreerd voor een domeinnaamhouder die op de website curiousgeorge.net t-shirts verkocht met het aapje erop, uiteraard zonder merkhouder te zijn.7

Gezien de bekendheid van het merk en de inhoud van het verweerschrift en de website, oordeelt de geschillenrechter dat de verweerder bekend had moeten zijn met het merk ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Zij trekt daarmee bewust onrechtmatig voordeel uit de bekendheid en reputatie van het merk. De verweerder is namelijk al sinds 2008 domeinnaamhouder, maar heeft in deze zaak op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt daar rechten of legitieme belangen voor te hebben. De geschillenrechter gaat ook met het betoog mee van de eiser dat de verweerder de domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen, mede omdat dit onvoldoende is betwist door de domeinnaamhouder. Verder neemt de geschillenbeslechter in aanmerking dat de verweerder de gelegenheid om de stellingen van de merkhouder te weerleggen grotendeels onbenut heeft gelaten, dat zij het risico op verwarringsgevaar heeft erkend in het verweerschrift, dat zij meteen na ontvangst van de eis van de merkhouder de domeinnaam heeft laten doorverwijzen naar haar eigen website en dat zij ook het affiliate programma van de website heeft verwijderd. Al deze omstandigheden in overweging nemend, acht de geschillenbeslechter het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw in de zin van art. 2.1 sub c van de Geschillenregeling.

Uitspraak
Zoals uit art. 1 van de Geschillenregeling blijkt, kan slechts de wijziging van de domeinnaamhouder worden gevorderd. Zo heeft de geschillenbeslechter op basis van het bovenstaande bevolen dat de domeinnaam van domeinnaamhouder wisselt. Daardoor is LRC Products voortaan de rechtmatige houder van durexwinkel.nl, in plaats van AllesIsOnline.

In deze uitspraak is het overduidelijk dat de registrant onrechtmatig heeft gehandeld jegens de merkhouder.8 Er zijn echter ongetwijfeld gevallen waarbij het minder evident is welk belang voorrang zou moeten krijgen, de vrijheid van ondernemerschap of het merkenrecht? Per casus zal moeten worden beoordeeld of de domeinnaamhouder aan de strenge criteria voldoet van de Geschillenregeling. Alleen dit jaar zijn er tot nu toe al 18 zaken ingediend bij de WIPO voor .nl-geschillen.9 Er zal dus genoeg over deze materie worden geprocedeerd de komende jaren, zeker gezien het uniforme karakter van de UDRP. Dedicated webshops zullen echter vermoedelijk geen soepelere regels aangereikt krijgen om zich aan te houden.

Conclusie
Ondanks dat het arrest Artiestenverloningen de weg voor louter beschrijvende domeinnamen ruim openstelt, perkt de geschillenregeling van de SIDN dit fors in als het adres een merk- of handelsnaam bevat. Wat had AllesIsOnline dan beter kunnen doen bij het registreren van een domeinnaam voor hun condoomwebshop? Om te beginnen had zij vanzelfsprekend niet het merk DUREX in de domeinnaam moeten opnemen. Het bedrijf had ook een minder beschrijvend woord dan winkel aan de naam toe kunnen voegen, al is het dan lastig om tegelijkertijd duidelijk te maken dat het om een webshop gaat en klanten te trekken. Slechts gering afwijken van het merk zal ook al snel verwarringwekkend worden geacht. Een naam die een letter van het originele merk afzit, wat door een typefout kan worden bereikt, is mogelijk nog steeds verwarringwekkend aangezien merkhouders logischerwijs op zoveel mogelijk manieren hun territorium zouden willen afbakenen. Onder art. 2.1 sub a van de Geschillenregeling lijkt derhalve moeilijk uit te komen als je de grens wilt opzoeken.

Gebruik te goeder trouw zal ook lastig aan te tonen zijn voor een niet-gerechtigde als er een merk in je domeinnaam is opgenomen, zonder dat woorden als ‘nep’ of ‘namaak’ eraan vooraf gaan. Gelukkig voor de domeinnaamhouder zijn het cumulatieve vereisten, dus kan je het nog over de boeg van het legitieme belang van vrijheid van ondernemerschap gooien. Om aan te tonen dat je een recht of legitiem belang hebt voor het gebruik van het merk in de domeinnaam, is het van belang dat je daadwerkelijk die producten van het merk verkoopt en dat je ook uitsluitend die producten aanbiedt. AllesIsOnline had het dus bij verkoop van DUREX-condooms moeten houden en niet moeten doorverwijzen naar de andere site na het horen van de eis. Dat zal in de toekomst niet zoveel problemen opleveren. Als je het bij één domeinnaam houdt, zal je ook niet te veel relevante adressen wegkapen voor de merkhouder. Om ook aan het laatste criterium te voldoen van een accuraat beschreven relatie, had het bedrijf weg moeten blijven van alle DUREX-logo’s en ondubbelzinnig moeten etaleren dat ze een wederverkoper is die niet aan de merkhouder is verbonden. Dat zal waarschijnlijk voor lagere verkoopcijfers zorgen, maar het is vanzelfsprekend beter dan de omzet zonder domeinnaamhouder te zijn van durexwinkel.nl.

 

Namens de redactiecommissie,

Daniel Colenbrander

 

  1. Wat is het verschil tussen een registry, registrar en registrant?, online via: https://realhosting.nl/ (laatst geraadpleegd op 24 mei 2019).
  2. Uitleg geschillenregeling, online via: https://www.sidn.nl/ (laatst geraadpleegd op 24 mei 2019).
  3. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning).
  4. WIPO Arbitration and Mediation Center 29 maart 2019, DNL2019-0001 (LRC Products Limited/AllesIsOnline).
  5. SIDN, Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, 31 december 2013.
  6. WIPO Arbitration and Mediation Center 6 november 2001, D2001-0903 (Oki Data
    Americas/ASD).
  7. WIPO Arbitration and Mediation Center 17 april 2001, D2001-0211 (Houghton Mifflin/The Weathermen).
  8. J. Becker, Recht op domeinnaam: is durexwinkel.nl toegestaan?, 3 mei 2019, online via: https://www.dirkzwager.nl/ (laatst geraadpleegd op 25 mei 2019).
  9. WIPO, Domain Name Disputes All Cases: DNL2019-0001 – DNL2019-0199, online via: https://www.wipo.int/ (laatst geraadpleegd op 25 mei 2019).